Kiedy przychodzi Klient i pyta „Czy mogę zgłosić tę markę do ochrony?” zaczynamy od sprawdzenia, czy marka może być w ogóle znakiem towarowym. Przykładowo wykluczamy jej opisowość, wejście danego słowa do języka potocznego. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie czy marka nie narusza praw innych osób: już zarejestrowanych znaków towarowych lub innych znanych nam praw np. oznaczeń geograficznych. Przeważnie nieco z boku pozostaje bardzo ciekawa przesłanka odmowy udzielenia prawa – zła wiara zgłaszającego zawarta w art. 1291 ust. 1 pkt 6 pwpUstawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 324) More. Często dowiadujemy się o niej dopiero jeśli osoba trzecia złoży uwagi do naszego znaku albo próbuje go unieważnić po rejestracji. Czasem to skomplikowane sprawy. Jest jednak kilka sytuacji, kiedy są oczywiste, a znaku nie powinno się zgłaszać.
Zła wiara Zgłaszającego – co to takiego?
Na próżno w przepisach szukać definicji prawnej tego pojęcia. Jednak jeśli słyszymy „zła wiara” przypuszczamy, że to nic dobrego. Tłumacząc najprościej – zła wiara Zgłaszającego to zgłoszenie znaku przy jednoczesnej świadomości, że prawo do znaku powinno należeć do innej osoby. Zła wiara Zgłaszającego może również objawiać się w chęci zablokowania używania oznaczenia przez tę osobę, bądź spekulacji znakiem[1].
Czynniki przemawiające za złą wiarą Zgłaszającego
Przy ocenie czy znak zgłoszono w złej wierze bierze się pod okoliczność różne czynniki:
- Czy Zgłaszający zgłosił znak podobny do tego, na który powołuje się druga strona? – Oczywiście, jeśli odpowiedź brzmi tak, samo podobieństwo oznaczeń nie jest wystarczające dla uznania złej wiary.
- Czy Zgłaszający wiedział o fakcie używania znaku podobnego przez inną osobę? – Nie chodzi tu tylko o rzeczywistą wiedzę, a to czy Zgłaszający mógł/powinien ją mieć. Będzie tak jeśli strony pozostawały w relacji biznesowej[2], czy wiedza wynika z podstawowych oberwacji danego sektora, w którym działa Zgłaszający[3]. Jest przecież tak, że znamy swoich konkurentów i ich marki.
- Czy Zgłaszający miał uczciwy zamiar w zgłoszeniu znaku? – To znów ocena subiektywnego czynnika w odniesieniu do obiektywnych okoliczności. Wiadomo, że Zgłaszający nie powie sam: tak miałem złe zamiary.
Zła wiara Zgłaszającego – kiedy mamy z nią do czynienia?
Ocena złej wiary Zgłaszającego nie należy do najłatwiejszych. Jednak jest kilka sytuacji, w których jest ona oczywista.
Pierwsza to tzw. trademark trolling. To sytuacja, kiedy zgłaszasz znak innego podmiotu (który jeszcze nie zdążył go zarejestrować) tylko po to, aby potem mu go odsprzedać, czy udzielić licencji. Ciągle mierzymy się z tym np. w Chinach, gdzie chińskie podmioty dublują zgłoszenia znaków unijnych na terytorium Chin.
Druga to tzw. free riding, czyli zgłaszasz znak identyczny/podobny do znanej marki czy nazwiska znanej osoby, tak, aby czerpać korzyści z tej renomy. Wiesz, że dzięki skojarzeniu z renomowaną marką osiągniesz chociażby większa popularność produktu przy mniejszych nakładach finansowych na reklamę.
Trzecia, przekornie bardzo częsta i najbardziej nieświadoma, to zgłoszenie znaku w sytuacji, kiedy wiesz, że prawo do znaku powinno przysługiwać kilku podmiotom, bądź innemu powiązanemu. Jeśli znaku używają wspólnicy w ramach spółki cywilnej, to zgłoszenie przez wyłącznie jednego wspólnika będzie działaniem w złej wierze. Podobnie, jeśli festiwal organizuje kilka podmiotów, a jego nazwę zgłosi jako znak towarowy wyłącznie jeden. Tak samo zgłoszenie marki Spółki przez członka zarządu czy wspólnika na własną rzecz. Oczywiście nie mamy złej wiary jeśli takie były ustalenia pomiędzy stronami.
Lista sytuacji jest nieskończona. Mamy jeszcze przykładowo zgłoszenie znaku przez dystrybutora, licencjobiorcę czy zleceniobiorcę, albo zgłoszenie znaku przez jego twórcę, który przeniósł autorskie prawa majątkowe, w tym prawo do zgłoszenia znaku na osobę trzecią. Mamy też sytuację, w której właściciel marki regularnie zgłasza znak co 5 lat, aby przedłużyć tzw. okres karencji, w którym nie musi używać znaku w sposób rzeczywisty dla zachowania ochrony[4].
Zła wiara Zgłaszającego – sprawy przed Urzędem Patentowym RP
Twoje zgłoszenie może być podważone przesłanką złej wiary w dwóch momentach. Pierwszy to etap samego postępowania zgłoszeniowego. Osoba trzecia może złożyć tzw. uwagi do znaku, a Ekspert udzielający prawa rozważy jej argumenty. Jeśli się z nią zgodzi, nie udzieli prawa.
Drugi moment może nastąpić już po samym udzieleniu prawa. Osoba trzecia może złożyć wniosek o unieważnienie znaku powołując się właśnie na złą wiarę. W tym wypadku postępowanie toczy się między dwoma stronami i każda z nich ma w nim równe prawa. Jeśli Urząd uzna złą wiarę, znak traci ochronę, tak jakby nigdy jej nie miał.
Jak pisałam wcześniej, przy ocenie złej wiary bierze się wszelkie okoliczności faktyczne towarzyszące samemu zgłoszeniu znaku[5]. Dlatego, niezależnie od tego czy broni się zgłoszenia, czy je atakuje, sprawy dot. złej wiary są trudne. W rzeczywistości nacisk nie jest położony na interpretacje prawa, a na właściwe ustalenie okoliczności faktycznych. Każda ze stron opowiada o sytuacji subiektywnie i przedstawia własną wersję wydarzeń. To m.in. zadaniem prawnika jest ustalenie, które twierdzenia pokrywają się z dowodami – tymi dostarczonymi przez Klienta i tymi obiektywnymi np. samodzielnie znalezionymi w Internecie.
[1] Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 maja 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 457/11
[2] Wyrok SUE z 11 lipca 2013 r., sprawa T-321/10
[3] Wyrok SUE z 11 czerwca 2009 r., sprawa C-529/07
[4] Wyrok SUE z dnia 13 grudnia 2012 r., sprawa T-136/11
[5] Wyrok SUE z dnia 11 czerwca 2009 r., sprawa C-529/07
Zdjęcie: DS stories z Pexels.
Zostaw komentarz