Wybierając nazwę dla swojej marki zakładasz, że marka ma się szybko kojarzyć konsumentom z produktami i usługami, ma być prosta do zapamiętania i ma być łatwa do wyszukania. Często bierze się pod uwagę również to w jaki sposób konsumenci szukają produktów i usług. Po prostu: co wpisują w wyszukiwarkę Google? Ta analiza może prowadzić do wyboru marki opisowej. Przykładem są chociażby nazwy magazynów: mój piękny Ogród, Haft Gobelinowy czy Auto Świat. Wprowadzasz markę na rynek, a potem okazuje się, że nie można jej chronić jako znak towarowy, bo jest opisowa. Czy na pewno?
Czy znak towarowy może być opisowy?
Znak towarowy musi posiadać charakter odróżniający, czyli być postrzegany przez konsumentów właśnie jako marka produktu pochodząca od danego przedsiębiorcy. Kiedy tak nie jest? Przykładowo, jeżeli znak składa się wyłącznie z elementów wskazujących na cechy produktu jak jego rodzaj, pochodzenie, przeznaczenie, skład czy funkcja[1]. To nazywamy oznaczeniem opisowym, które nie nadaje się do rejestracji. Przepisy prawne dały nam małe wyjście awaryjne, mianowicie słowo „wyłącznie”. Może się więc okazać, że pomimo opisowości Twojej marki uzyskasz prawo do znaku. Nie będzie to prawo do znaku słownego, które chroni markę najszerzej, bo pod każdą postacią graficzną. Jest jednak nadzieja na ochronę w nieco węższym zakresie.
Odróżniająca grafika – zadbaj o logotyp!
Rozwiązaniem dla ochrony opisowej marki jest fantazyjna grafika. Zapisanie marki charakterystyczną czcionką i dodanie do niej innych elementów graficznych pozwoli na nadanie całemu oznaczeniu charakteru odróżniającego. Konsumenci będą kojarzyli markę z Tobą właśnie dzięki logotypowi. Jeśli masz markę opisową zdecydowanie zadbaj o charakterystyczną grafikę. Pamiętaj, że nie wystarczy zapisanie marki zwykłymi literami, w kolorze. Zarówno UPRPUrząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej More jak i EUIPOUrząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej More w ostatnim czasie bardzo krytycznie podchodzą do takich prostych grafik. Musisz dodać do logotypu coś więcej.
Przykładem takiej opisowej marki, która uzyskała rejestrację na znak graficzny jest marka Polski Bus. Urząd Patentowy RPUrząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej More udzielił prawa na znak z następującą grafiką (R.248655):
Innym przykładem jest znak Paczka + (R.303103) zarejestrowany na rzecz Poczty Polskiej:
Co daje taka ochrona? Teoretycznie mając znak słowno-graficzny możesz zakazać używania marki w konkretnej, zarejestrowanej grafice. Sam opisowy element słowny może być używany przez inne osoby. Jednak z pewnością samo świadectwo rejestracji znaku, czy znaczek ® przy marce jest odstraszający dla konkurentów. Obserwując orzecznictwo okazuje się, że w indywidualnych przypadkach, taki znak może być też podstawą roszczeń, jeśli konkurent powiela tę samą lub podobną nazwę[2].
Klienci mnie już rozpoznają!
– Pani Magdaleno, ale klienci mnie już rozpoznają, pomimo opisowości marki.
– To świetna wiadomość!
Będąc na rynku od jakiegoś czasu i promując markę staje się ona coraz bardziej rozpoznawalna i kojarzona wyłącznie z jednym przedsiębiorcą. W kontekście znaku towarowego mówimy wtedy o wtórnej zdolności odróżniającej, czyli właśnie takiej, którą marka nabyła przez używanie. To kolejne rozwiązanie, które może uratować ochronę marki opisowej, nawet w jej elemencie słownym.
To cięższa droga, jednak niejednokrotnie świadomie wybierana przez dużych graczy rynkowych. Przykładem jest marka platformy eobuwie.pl[3], czy napojów Tymbark[4]. Obie posiadają rejestrację na znak słowny, pomimo ich opisowości.
Wtórna zdolność odróżniająca – udowodnij swoją rozpoznawalność
Jeśli opisowa marka, przed datą zgłoszenia, poprzez używanie na rynku nabyła charakter odróżniający Urząd nie może odmówić jej rejestracji[5]. Zgłaszając znak musisz taką rozpoznawalność wykazać, dostarczając do Urzędu dowody na długotrwałe używanie znaku i intensywną reklamę, ale też udział w rynku, zasięg geograficzny używania znaku, nakłady poczynione na promocję, procent osób identyfikujących markę jako pochodzącą od Ciebie, dyplomy potwierdzające zajęcie miejsc w rankingach czy konkursach[6].
Dowody muszą świadczyć nie tylko o używaniu marki na danych produktach, ale również pozwalać na określenie okresu tego używania. Dowody, które nie dają się umiejscowić w czasie, nie będą brane pod uwagę.
Oto lista dowodów, które warto złożyć do Urzędu:
- Oświadczenia i faktury dotyczące wydatków na reklamę;
- Wycinki z gazet i spoty reklamowe;
- Zrzuty ekranu z mediów społecznościowych;
- Wydruki ze sklepów internetowych;
- Wydruki z Wikipedii;
- Dokumenty potwierdzające miejsca w rankingach i konkursach;
- Badania rynku.
Oczywiście nie trzeba składać wszystkich dowodów na raz. Jednocześnie najbardziej wartościowym dowodem są badania rynku. To one wprost pokazują jaki procent konsumentów kojarzy daną markę z Twoim przedsiębiorstwem. Przeprowadzenie odpowiednich badań spontanicznej rozpoznawalności marki warto zostawić jednak profesjonalnym podmiotom, a same pytania ankiety skonsultować ze swoim prawnikiem. Takie badania muszą być wykonane w odpowiedni sposób, aby Urząd uznał je za wiarygodne.
Zarejestruj swoją markę opisową!
Jak widać sytuacja marki opisowej nie jest, aż tak niekorzystna, jakby się wydawało. Z pewnością każda bezpieczna marka to marka zarejestrowana jako znak towarowy. Dlatego markę opisową warto zarejestrować w postaci słowno-graficznej. Kolejnym krokiem jest zebranie dowodów na wtórną zdolność odróżniającą i zarejestrowanie marki już w postaci słownej. W tym wypadku warto wcześniej pokazać dowody specjaliście. Prawnik zajmujący się na co dzień znakami towarowymi sprawdzi dowody i doradzi czy trzeba je uzupełnić lub poprawić, czy są już wystarczające.
[1] Art. 1291 ust. 1 pkt 3 pwpUstawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 324) More
[2] Decyzja Wydziału Sprzeciwów EUIPOUrząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej More z 28 października 2021 r. w sprawie PRIMABEAUTY vs. PRIMA, o numerze B 3 095 237
[3] Znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RPUrząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej More o numerze R.314596
[4] Znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RPUrząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej More o numerze R.128652
[5] Art. 130 pwpUstawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 324) More
[6] Wyrok Trybunału Sprawiedlliwości z 4 maja 1999 r. w połączonych sprawach C-108/97 i C- 109/97
Zdjęcie: Madison Inouye z Pexels.
Zostaw komentarz