Ceniona i rozpoznawalna marka, za którą stoją wartości, takie jak jakość czy społeczna odpowiedzialność, to gwarancja sukcesu sprzedaży. To też gwarancja, że inne podmioty będą chciały wykorzystać siłę tej marki. Jeśli jesteś właścicielem marki renomowanej, bo o takiej mowa, z pewnością masz już za sobą zgłoszenie jej jako znak towarowy i orientujesz się co nie co w regulacjach prawnych. Wiesz, że znak towarowy renomowany pozwala Ci na zakazanie używania innym Twojego oznaczenia dla różnych kategorii produktów i usług. Pewnie zdajesz sobie sprawę, że aby skorzystać z tej ochrony musisz swoją renomę udowodnić. I tu wchodzi Twój prawnik, prosząc o masę dokumentów, faktur, reklam, dyplomów, a nawet badań opinii publicznej – najlepiej na wczoraj.
O znakach renomowanych napisałam na LinkedIn dość obszerną serię artykułów wyjaśniającą zawiłości prawne. Natomiast dzisiaj chcę podejść do tematu od nieco innej strony i opowiedzieć o nietypowej opinii prawnej – opinii o renomie marki.
Co kryje się w fioletowej teczce?
Zawartość fioletowej teczki – bo taki właśnie kolor mają tzw. teczki sprzeciwowe – zdradzić może już jej objętość. Tam, gdzie jako podstawę prawną powołano znak renomowany teczka będzie po prostu opasła.
Pracując jeszcze jako Ekspert Urzędu Patentowego RPUrząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej More, po otwarciu jednej z takich teczek zostałam zaskoczona. Nie samym powołaniem się na renomę znaku, ale tym jak zostało to zrobione. Moim oczom ukazał się nietypowy załącznik – opinia o renomie znaku towarowego. To było coś nowego. W pierwszej kolejności pomyślałam „po co ktoś zrobił oddzielny dokument?”. Po jakimś czasie znów dostałam kolejną fioletową teczkę ze sprzeciwem wniesionym na podstawie tych samych renomowanych znaków i ten sam załącznik. Dostrzegłam wtedy zalety takiej opinii.
Dowody na renomę marki
Aby powołać się na renomę marki musisz udowodnić mi. in.: udział rynkowy produktów opatrzonych znakiem, intensywność i okres używania znaku, nakłady dokonane na promocję znaku czy procent odpowiedniego kręgu odbiorców, który rozpoznaje znak[1]. Wykazanie, że w danym momencie znak jest renomowany nie jest proste. Nie można traktować tego po macoszemu. Nawet jeśli wiedza o renomie danej marki jest powszechna, w postępowaniu przed organami i sądami trzeba złożyć odpowiednie dowody.
Takimi dowodami mogą być:
- Oświadczenia i faktury dotyczące wydatków na reklamę;
- Wycinki z gazet i spoty reklamowe;
- Zrzuty ekranu z mediów społecznościowych;
- Wydruki ze sklepów internetowych;
- Wydruki z Wikipedii;
- Wcześniejsze decyzje Urzędów, stwierdzające renomę znaku;
- Dokumenty potwierdzające miejsca w rankingach i konkursach;
- Dokumenty potwierdzające partnerstwo/sponsoring dużych wydarzeniach np. sportowych;
- Badania rynku;
- Dokumenty sprzedażowe i sprawozdania finansowe.
Lista jest dłuuuga, a to tylko podstawowe dowody. Dodatkowo należy sprawdzić, czy są one odpowiednio datowane, czy dotyczą właściwych produktów i właściwego terytorium oraz czy na pewno mogą zostać ze znakiem powiązane.
Dowody dostępne w Internecie zbierze Twój prawnik, jednak o całą resztę musisz zadbać Ty. Widzisz, że wiele z tych dokumentów będzie pochodziło z innych działów Twojej firmy. Jak myślisz, ile zajmie Ci ich skompletowanie?
Opinia o renomie marki – plusy!
Czas, to pierwszy powód, aby zastanowić się nad stworzeniem opinii o renomie marki. Jeśli opracujesz ją zanim jeszcze powstanie potrzeba jej użycia, nie będziesz mieć presji w zbieraniu dowodów, związanej z upływającym terminem postępowania.
Co więcej, zawsze będzie też czas na uzupełnienie dowodów. Twój prawnik sprawdzi dokumenty, które mu dostarczono i da Ci informację zwrotną czego jeszcze brakuje. Na tym etapie może okazać się, że mimo renomowanej marki nie masz na tę renomę odpowiednich dowodów. Zyskujesz czas, aby to naprawić np. wprowadzić poprawki w oznakowaniu faktur czy zlecić odpowiednie badania rynku.
Pieniądze, to drugi powód, aby zastanowić się nad stworzeniem opinii o renomie marki. Zwłaszcza jeśli stanowczo i aktywnie sprzeciwiasz się naruszeniom swojej marki. Taką opinię wykorzystasz wtedy wielokrotnie. Może się okazać, że w ciągu trzech lat użyjesz jej do kilkunastu lub kilkudziesięciu sporów. Obniży to czas przygotowania argumentacji do kolejnego sporu, a co za tym idzie cenę usługi Twojego prawnika.
Konsekwencja, to trzeci powód, aby taką opinię stworzyć. Jeśli konsekwentnie powołujesz się na ten sam załącznik, w rożnych postępowaniach, tworzy się wokół niego orzecznictwo. Z każdym wygranym sporem możesz w kolejnych podbić swoją argumentację cytują fragmenty oceny renomy z poprzednich decyzji czy wyroków. Taki „uwiarygodniony” dowód znacznie ułatwia wygranie kolejnych sporów.
Co więcej taką opinię będzie można również wykorzystać w wykazaniu rzeczywistego używania znaku, jeśli w jakimś postępowaniu strona przeciwna podniesie zarzut nieużywania znaku. Dowody o renomie świadczą przecież i o używaniu znaku. Pomyślisz: „Przecież mam renomowaną markę, kto będzie zarzucał mi jej nieużywanie?” Otóż czasem zarzut podnoszony jest nawet wobec marki renomowanej. Przekonał się o tym Mc Donald’s, który potraktował ten zarzut po macoszemu i nie wykazał używania znaku BIG MAC na hamburgery[2].
Opinia o renomie marki – minusy?
Niestety nie jest tak, że opinię o renomie marki wystarczy zrobić raz. Taką opinię należy uzupełniać raz na 3, maksymalnie na 5 lat. I polskie i unijne orzecznictwo jasno wskazuje, że na renomę trzeba zapracować, ale można ją również stracić. Dlatego dowody na renomę, a co za tym idzie opinia o renomie, muszą być w miarę aktualne na dzień wszczęcia postępowania.
Samo uzupełnienie opinii jest już dużo prostsze, bo wiesz jakie dokładnie dowody będą potrzebne. Możesz je gromadzić i archiwizować na bieżąco.
Opinia o renomie marki – dla kogo?
Zlecenie opinii o renomie marki poleciłabym szczególnie w dwóch sytuacjach:
- Jeśli masz markę renomowaną oraz stanowczo i aktywnie sprzeciwiasz się jej naruszeniom.
- Jeśli Twoja marka aktywnie się rozwija i nabiera coraz więcej rozgłosu.
W pierwszym przypadku z pewnością zaoszczędzisz koszty związane z każdorazowym przygotowaniem dowodów na renomę znaku. Będziesz mógł też szybciej inicjować spory, ponieważ duża część pracy będzie już wykonana. Czas przygotowania np. sprzeciwu do znaku podobnego, będzie skrócony.
W drugim przypadku zlecenie takiej opinii pozwoli Ci zorientować się czy Twoja marka spełnia już wymogi marki renomowanej i czy zebrane zostały odpowiednie dowody. Twój prawnik je sprawdzi, a jeśli znajdzie jakieś braki, da Ci znać nad jakimi dokumentami popracować. Dzięki temu będziesz wiedzieć czy już możesz blokować również podobne marki niezwiązane z Twoimi towarami i usługami.
Tak czy inaczej, jeśli masz markę renomowaną, zebranie i uporządkowanie dowodów Cię nie ominie, jeśli chcesz wykorzystać tę renomę w sporze. Wydaje mi się, że lepiej być przygotowanym i zrobić to wcześniej, niż działać pod presją czasu. Z pewnością doceni to też Twój prawnik i pozwoli to na prowadzenie bardziej efektywnej strategii ochrony marki.
[1] Wyrok SUE z dnia 14 września 1999 r., w sprawie General Motors Corporation, sygn. C-375/97;
[2] Decyzja Wydziału Unieważnień EUIPOUrząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej More z dnia 11 stycznia 2019 r., w sprawie BIG MAC, nr 14788/C;
Zdjęcie: Nataliya Vaitkevich z Pexels.
* Artykuł powstał w latach 2021-2024 podczas mojej współpracy jako radczyni prawna w kancelarii Fert Jakubiak Wróblewski rzecznicy patentowi.
Zostaw komentarz