Twoja marka wyróżnia Cię na rynku spośród innych producentów. Jeśli masz ją zarejestrowaną jako znak towarowy to świetnie! (Jeśli nie, pora to zmienić 😊). Ochrona Twojej marki nie kończy się jednak na jej rejestracji. Zastrzegasz ją przecież po to, aby konkurenci jej nie wykorzystali. Niestety często przedsiębiorcy pozostają przy samej rejestracji marki. Nie wprowadzają mechanizmów, które wykrywają jej naruszenia i im przeciwdziałają. Czasem nawet świadomie nie podejmują kroków wobec naruszycieli, bo przecież „to mała, lokalna firma – nie jest mi w stanie poważnie zaszkodzić”. Nic bardziej mylnego! Tolerowanie naruszenia marki, czyli używania znaku identycznego lub podobnego dla identycznych lub podobnych towarów czy usług, może skończyć się źle dla Twojego biznesu. Co zrobić, aby temu zapobiec?
Monitoruj zgłoszenia znaków towarowych.
Jeśli Twoja marka jest zarejestrowana jako znak towarowy może blokować późniejsze zgłoszenia podobnych znaków, w zależności od terytorium rejestracji, w Polsce, bądź w całej Unii Europejskiej. Sęk w tym, że większości krajów UE późniejsze zgłoszenie zostanie odrzucone wyłącznie, jeśli w odpowiednim terminie złożysz sprzeciw. Dlatego musisz obserwować rejestry odpowiednich Urzędów i sprawdzać, czy nie pojawiły się znaki podobne.
W przypadku marki zarejestrowanej w Polsce powinieneś obserwować rejestr zarówno UPRPUrząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej More jak i EUIPOUrząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej More. Jeśli masz znak unijny, również rejestry urzędów państw członkowskich UE. Wydaje się skomplikowane? Na szczęście z pomocą może przyjść Twój prawnik, który przy pomocy specjalistycznego oprogramowania, będzie na bieżąco monitorował podobne zgłoszenia i zawiadomi Cię o tych zagrażających Twojej marce. Dzięki temu nie umknie Ci żaden znak podobny i w odpowiednim terminie wniesiesz sprzeciw.
Umknął Ci termin na wniesienie sprzeciwu – Złóż wniosek o unieważnienie.
Nawet jeśli podobny znak towarowy zostanie zarejestrowany w każdym momencie możesz złożyć wniosek o jego unieważnienie. I tu może pojawić się problem. Urząd nie uwzględni takiego wniosku, jeśli pomimo Twojej wiedzy o używaniu znaku przez konkurenta nie sprzeciwiłeś się temu w ciągu 5 lat. Innymi słowy – jeśli przez 5 lat używanie tego znaku jest tolerowane znak późniejszy pozostanie w mocy[1].
Dlatego nawet, jeśli wydaje Ci się, że w danym momencie używanie podobnego znaku przez małą, lokalną firmę nie zagraża Twojemu biznesowi, nie powinieneś pozostać obojętny. Może się okazać, że za 5 lat ta mała, lokalna firma zwiększy swoje zasięgi i negatywnie wpłynie na Twój biznes. Jeśli druga strona udowodni, że tolerowanie współistnienia marek na rynku było świadome, nie będzie można zabronić jej używania znaku podobnego. Może to spowodować poważne konsekwencje dla Twojego biznesu.
Tolerowanie naruszenia marki, a postępowanie cywilne.
Z podobną sytuacją będziemy mieli do czynienia, jeśli wystąpisz z roszczeniami przed sądem cywilnym. Druga strona może powołać się na zasadę venire contra factum proprium nemini licet. Wiem, wiem – łacińska paremia brzmi skomplikowanie. Chodzi o to, że druga strona będzie mogła powołać się na Twoje wcześniejsze działania, z których wynika, że przed długi okres występowało tolerowanie używania jej późniejszego znaku. Dlatego wysuwanie w tym momencie roszczeń cywilnych o naruszenie znaku i dążenie do zakazania jego używania jest sprzeczne z Twoim wcześniejszym dorozumianym przyzwoleniem.
Zakomunikuj swój sprzeciw.
Co powinieneś zrobić, aby uniknąć tej sytuacji? Zakomunikuj drugiej stronie swój wyraźny sprzeciw wobec używania późniejszej marki. Ostatnie orzecznictwo unijne wskazuje przy tym, że nie wystarczy sam list czy pismo ostrzegawcze skierowane do naruszyciela[2]. Jeśli wyślesz taki list, a druga strona nie zareaguje zgodnie z Twoimi oczekiwaniami, dla przerwania 5-letniego okresu tolerowania musisz podjąć konkretne czynności prawne takie jak złożenie pozwu czy wniosku o unieważnienie znaku. Tylko takie działania, które dążą do wiążącego prawnie rozstrzygnięcia sprawy będą uznane za sprzeciwienie się.
Ustal strategię swojej bezpiecznej marki.
Co zrobić, aby nie spóźnić się z wyraźnym sprzeciwem w stosunku do konkurenta? Jak pisałam wyżej, najlepiej monitorować zgłoszenia nowych znaków, ale również nowe marki pojawiające się na Twoim rynku. Nie wszystkie sytuacje, pomimo formalnych kolizji, będą zagrożeniem dla Twojego biznesu. Dobrze więc ustalić strategię dla ochrony swojej marki.
Zarówno w monitorowaniu innych marek jak i ustaleniu strategii pomoże Ci Twój prawnik. Wspólnie ustalicie jaki zakres ochrony znaku jest kluczowy dla Twojego biznesu i jego przyszłych kierunków rozwoju. Będzie wiadomo, którym rejestracjom sprzeciwiać się od razu, a w jakich sytuacjach przejść do negocjacji z drugą stroną i zawrzeć umowę o współistnieniu marek na rynku. W takim wypadku na bieżąco możesz reagować na naruszenia Twojej marki i nie dopuścić do sytuacji, kiedy Twoje prawo wcześniejsze, nie będzie mogło zablokować używania późniejszej marki podobnej.
[1] Art. 165 ust. 1 pkt 1 pwpUstawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 324) More, Art. 61 ust. 1 RZTUE
[2] Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 19 maja 2022 r. HEITEC AG przeciwko HEITECH Promotion GmbH and RW, sprawa C-466/20, ECLI:EU:C:2022:400
Zdjęcie: Lamar Belina z Pexels.
Zostaw komentarz