Marka

Naruszenie znaku towarowego – co może za to grozić?

16 sierpnia, 2023 przez Magdalena Podbielska-Janicka Brak komentarzy

Nie musisz rejestrować swojej marki jako znak towarowy, żeby jej używać (chociaż gorąco Cię do tego zachęcam). Najważniejsze jednak, aby Twoja marka nie naruszała praw innych osób np. do wcześniejszego znaku towarowego. Wydaje się oczywiste, prawda? – Nic bardziej mylnego. W gąszczu dzisiejszych praw łatwo wymyślić nazwę, która jest podobna do już zarejestrowanej czy używanej. Dlatego zawsze warto sprawdzić swoją markę, nawet jeśli nie chcesz jej rejestrować. Ale dzisiaj nie o badaniu marki (artykuł na ten temat znajdziesz tu: link) – dzisiaj opowiadam co może Ci grozić jeśli okaże się, że – świadomie lub nie – naruszasz znak towarowy innej osoby.

Naruszenie znaku towarowego – na czym polega?

Przy naruszeniu zarejestrowanego znaku towarowego ocenia się:

  • Identyczność lub podobieństwo Twojej marki do zarejestrowanego znaku;
  • Identyczność lub podobieństwo towarów i usług Twojej marki do towarów i usług zarejestrowanego znaku;

Jeśli z tych dwóch wypadkowych wyjdzie, że konsumenci mogą pomylić ze sobą Twoją markę i zarejestrowany znak – mamy naruszenie[1].

Oczywiście przy ocenie naruszenia znaku towarowego liczą się niuanse. Na przykład jeśli podobieństwo wynika z użycia elementu informującego o towarach czy usługach, nie mamy naruszenia.

Innym naruszeniem jest naruszenie renomowanego znaku towarowego[2]. Znak towarowy renomowany pozwala na zakazanie używania innym oznaczenia dla różnych kategorii produktów i usług. Od takiego naruszenia nie wymaga się podobieństwa towarów i usług czy ryzyka wprowadzenia w błąd. Wystarczy, że klienci widząc Twoją markę kojarzą ją z renomowanym znakiem, a Tobie takie skojarzenie przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru czy renomy znaku wcześniejszego. Taką renomę każdorazowo trzeba wykazać w postępowaniu przed sądem czy urzędem. O dowodach na renomę znaku towarowego pisałam już tu: link.

Co grozi za naruszenie znaku towarowego?

Właściciel znaku towarowego ma szereg roszczeń w swojej kieszeni. Najważniejsze z nich to:

  • Zaniechanie naruszenia – czyli po prostu zaprzestanie używania marki naruszającej znak;
  • Wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści – czyli zysku, który został wypracowany przy sprzedaży towarów i usług oznaczonych naruszającą marką;
  • Naprawienie wyrządzonej szkody – jeśli naruszenie jest zawinione – czyli strat (albo nieuzyskanych korzyści) właściciela naruszanego przez Ciebie znaku.

Każde z tych roszczeń może pociągnąć za sobą poważne reperkusje prawne oraz kosztowne skutki.

Zaniechanie naruszenia, czyli przymusowy rebranding

Roszczenie o zaniechanie powoduje, że tak naprawdę musisz zmienić swoją markę. Taki przymusowy rebranding jest bardzo kosztowny. W rzeczywistości musisz zmienić:

  • Nazwę marki i jej logotypu;
  • Domenę marki czy nazwę firmy – jeśli była taka sama jak nazwa marki;
  • Wszelkie szyldy swoich punktów sprzedaży, metki czy opakowania produktów;
  • Wszelkie materiały reklamowe.

Co więcej, musisz wycofać produkty naruszające znak towarowy z rynku. Oznacza to tak naprawdę wstrzymanie Twojej działalności pod naruszająca marką do czasu jej zmiany.

Wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, czyli przekazanie zysku

Bezpodstawnie uzyskane korzyści to m. in. zysk wypracowany przez naruszającego w związku z oznaczaniem swoich towarów i usług naruszająca marką.

Przy marce produktowej należna kwota to przychód za sprzedaż produktów minus koszty uzyskania tego przychodu.

Sąd może w specjalnym postępowaniu zobowiązać naruszyciela do podania informacji na ten temat. Podanie informacji nieprawdziwych naraża na odpowiedzialność karną.

Innym rodzajem korzyści jest oszczędność wydatku na wynagrodzenie licencyjne. Jest to po prostu wysokość stawki licencyjnej, jaką naruszyciel by zapłacił, gdyby korzystał ze znaku towarowego zgodnie z prawem, na podstawie zgody właściciela.

Naprawienie wyrządzonej szkody, czyli pokrycie strat albo nieuzyskanych korzyści właściciela znaku

Naprawienia wyrządzonej szkody można dochodzić wyłącznie, jeśli naruszenie jest zawinione. Wina naruszyciela zachodzi wtedy, kiedy wiedział (lub przy zachowaniu należytej staranności powinien wiedzieć):

  • o istnieniu cudzego prawa ochronnego;
  • że podejmowane przez niego działania wchodzą w zakres tego prawa.

Naprawienie szkody na zasadach ogólnych obejmuje pełną kompensację – szkodę w postaci rzeczywistej straty, jak i utraconych korzyści. Wymaga udowodnienia wystąpienia szkody, jak i zaistnienia adekwatnego związku przyczynowego między naruszeniem a zaistniałą szkodą. Taka szkoda to np. zmniejszenie zysków właściciela znaku z uwagi na przejęcie części klientów przez naruszyciela czy spadek wartości marki. Taka szkoda jest przeważnie trudna do udowodnienia.

Dlatego też alternowanie właściciel naruszanego znaku może dochodzić odszkodowania zryczałtowanego – w wysokości hipotetycznej stawki licencyjnej.

Taką stawkę szacuje się m. in. na podstawie wartości znaku towarowego czy stawek licencyjnych podobnych marek. Taka stawka to przeważnie od 5% nawet do 20 % ceny sprzedaży produktu. Często dla wykazania wysokości stawki konieczna jest opinia biegłego.

Odpowiedzialność karna za naruszenie znaku towarowego

Naruszenie prawa do znaku towarowego to nie tylko odpowiedzialność cywilna, ale również karna. Każdy kto wprowadza do obrotu towary oznaczone podrobionym znakiem towarowym, albo dokonuje obrotu takimi towarami podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat[3].

Oczywiście taka sytuacja ma miejsce wtedy, kiedy towary, które sprzedajesz są rzeczywiście podróbkami. Jest to przestępstwo umyślne. Grzywna w taki przypadku może wynosić od 1000 PLN nawet do 1 080 000 PLN[4].

Naruszenie znaku towarowego – koszty dochodzenia roszczeń i obrony

Jeśli naruszyciel sam nie zareaguje na roszczenia właściciela znaku sprawa trafia do sądu cywilnego. To właściwe miejsce do dochodzenia roszczeń. Koszty postępowania cywilnego są spore. W przypadku przegranej naruszyciel nie tylko płaci zasądzone na rzecz właściciela kwoty, ale również pokrywa wszystkie koszty postępowania – wynagrodzenie pełnomocnika, biegłych, opłatę sądową.

Najwyższymi kwotami mogą okazać się jednak te wydane na własnego prawnika. Postępowania cywilne trwają wiele lat. W kancelarii Fert Jakubiak Wróblewski rzecznicy patentowi szacujemy, że średnio koszt prowadzenia takiego postępowania przez 1 rok to ok. 50 000 PLN. Dobrze, jeśli wyrok w I instancji zapadnie w ciągu 2 lat. Najczęściej postępowanie trwa, jednak jeszcze dłużej.

Zarejestrowany znak towarowy to bezpieczna marka

Widzisz co daje Ci zarejestrowana marka. Jeśli masz zarejestrowany znak towarowy to Ty możesz wysuwać te wszystkie żądania wobec swoich naruszycieli.

Widzisz też, że naruszenie znaku towarowego może Cię sporo kosztować. Przy takiej perspektywie, sprawdzenie swojej marki jeszcze przed wprowadzeniem jej na rynek to znikomy koszt.

Dla mnie sprawdzenie marki i jej rejestracja to podstawa bezpiecznej marki. Zawsze będę Cię do tego zachęcać. Zacznij od jednego znaku i sukcesywnie rozwijaj swoje portfolio. Masz do dyspozycji znak słowny, słowno-graficzny, a nawet dźwiękowy czy trójwymiarowy. Sprawdzając markę masz pewność, że zmniejszasz ryzyko wysokich odszkodowań. Rejestrując swoja markę masz pewność, że odstraszasz tych, którzy będą chcieli ją naruszać i zwiększasz skuteczność w dochodzeniu ewentualnych naruszeń. 

[1] Art. 296 ust. 2 pkt 1 i 2 pwp

[2] Art. 296 ust. 2 pkt 1 i 3 pwp

[3] Art. 305 ust 1 pwp.

[4] Art. 33 § 1, § 1a. pkt 2 i § 3 Kodeksu karnego.

Zdjęcie: Markus Spiske z Unsplash

* Artykuł powstał w latach 2021-2024 podczas mojej współpracy jako radczyni prawna w kancelarii Fert Jakubiak Wróblewski rzecznicy patentowi.