Tworzysz markę swojej firmy lub produktu i liczysz, że to będzie hit – tak samo jak Nike, Apple czy Red Bull. Wiesz co nie co o znakach towarowych – podobno to ważne dla biznesu. Trzeba zgłosić znak do urzędu i ma się wyłączność na markę. A czy wiesz, że jeśli nie sprawdzisz marki, to nie tylko możesz nie zarejestrować znaku, ale możesz być zmuszonym do jej zmiany? Dzisiaj opowiem Ci po co i jak sprawdzać znak towarowy zanim wprowadzisz nową markę na rynek.
Badanie znaku towarowego – co jest ważne?
Sprawdzając markę w kontekście rejestracji znaku towarowego musisz sprawdzić:
- czy marka może być znakiem towarowym, czyli bezwzględne przesłanki odmowy rejestracji;
- czy marka nie jest kolizyjna do innych, konkurencyjnych, czyli względne przesłanki odmowy rejestracji.
Jeśli nie sprawdzisz swojej marki, może się okazać, że KAŻDY może używać Twojej marki
albo TY nie możesz jej używać.
Kiedy marka nie może być zarejestrowanym znakiem towarowym?
Prawo przewiduje kilkanaście sytuacji, kiedy oznaczenie nie może być znakiem towarowym i każdy może go używać. Trzy najczęstsze sytuacje to:
- marka opisowa – występuje wtedy, kiedy marka wprost informuje o produkcie bądź usłudze, innymi słowy – jeśli chcesz zarejestrować markę „komfortowe krzesła” właśnie na krzesła. Rozwiązaniem na ten problem może być dodanie grafiki. O tym jak zarejestrować opisową markę przeczytasz tu.
- wejście marki do języka potocznego – występuje wtedy, kiedy marka co prawda nie jest opisowa, ale dane słowo jest popularnie używane w branży. Urząd Patentowy RPUrząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w swoich wytycznych jako przykłady znaków towarowych podaje zgłoszenia: WAWA, WROCEK czy HERBATA PO GÓRALSKU.
- marka zachwalająca – występuje wtedy, kiedy marka przekazuje wyłącznie informacje zachwalające lub pozytywne cechy. EUIPOUrząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w swoich wytycznych jako przykłady znaków towarowych podaje zgłoszenia: FLEXI, MULTI czy GREEN albo zachwalające slogany.
Jak sprawdzić znaki kolizyjne do Twojej marki?
Jeśli Twoja marka przejdzie pozytywnie ocenę Eksperta, trafia na kolejną próbę. Osoby, które mają wcześniejsze znaki podobne mogą wnieść wobec jej rejestracji sprzeciw. Warto wiedzieć, czy w rejestrach są marki kolizyjne. Nawet jeśli z jakiś powodów nie zamierzasz rejestrować marki musisz to wiedzieć. W przeciwnym razie używając swojej marki możesz naruszać inną. To będzie skutkować konieczności zmiany marki, a może nawet narazić Cię na roszczenia odszkodowawcze.
Aby sprawdzić marki kolizyjne musisz ustalić:
- terytorium ochrony swojej marki – jeśli masz zamiar zgłosić ją w EUIPOUrząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej musisz sprawdzić prawa chronione we wszystkich krajach UE – w urzędzie unijnym i krajowych. Jeśli zgłaszasz markę w Urzędzie Patentowym RPUrząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej – wystarczy sprawdzić bazę znaków polskich i unijnych.
- wykaz towarów i usług – czyli produkty i usługi dla jakich potrzebujesz marki. Inna marka jest kolizyjna wtedy, kiedy chroniona jest dla towarów i usług identycznych i podobnych. Dla ułatwienia są one pogrupowane według Klasyfikacji nicejskiej. Pisałam już o tym jaki jest zakres ochrony marki i jak TMClass pomaga w jego ustaleniu.
Gdzie sprawdzić znak towarowy?
Jeśli masz ustalone najważniejsze kwestie musisz jeszcze wiedzieć gdzie szukać informacji o zarejestrowanych znakach towarowych. Każdy z urzędów – czy to krajowy, czy unijny – ma swoją internetową bazę:
- wyszukiwarka UPRP – znaki polski,
- eSearch plus – znaki unijne,
- Madrid Monitor – znaki wyznaczone w trybie międzynarodowym przez Biuro Międzynarodowe WIPOMiędzynarodowa Organizacja Własności Intelektualnej – na różnych terytoriach.
Jeśli dodamy do tego bazy innych krajów UE (i spoza UE) robi się ich całkiem sporo prawda? Na szczęście większość z nich jest zintegrowanych w jednej wyszukiwarce TmView. Sprawdzisz w niej marki zarejestrowane niemal na całym świecie.
Jak sprawdzić znak towarowy? – zrób to sam
Jeśli wymyślasz markę dla swojego produktu podstawowe badanie możesz zrobić samodzielnie używając bezpłatnych narzędzi. Przejdźmy razem przez ten proces:
Załóżmy, że to marka ISI SUN dla kremów do opalania. Na początku zakładasz sprzedaż tylko na terenie Polski. Marka może być jednak rozwojowa, więc chcesz zarejestrować znak unijny.
Po pierwsze wpisz swoją markę w wyszukiwarkę np. Google. Najlepiej w karcie incognito. Jeśli nie wyskoczyło Ci żadne znaczenie słownikowe, które wskazywałoby na opisowe znaczenie całego znaku (SUN w tym wypadku będzie naturalnie opisowe, ale element ISI nie ma żadnego znaczenia w kontekście kosmetyków), a do tego na kilku pierwszych stronach nie wyskoczył Ci kosmetyk o tej nazwie – sprawdzamy dalej.
Zerknij do TmClass i znajdź swoją klasę. Po prostu wpisz w wyszukiwarkę: kremy do opalania. Masz to? Tak, to klasa 3.
Wejdź teraz na TmView w wyszukiwanie zaawansowane. Wpisz nazwę swojego znaku i ustaw:
- Klasę klasyfikacji nicejskiej – 3
- Terytorium – Kraje Unii Europejskiej
- Status znaku – aktywny
Kliknij „wyszukaj”
Wyskoczyło nam 8 znaków. Nie ma znaku identycznego. Brawo!
Czy to oznacza, że Twoja nowa jest bezpieczna od kolizji? Niestety nie. Musisz sprawdzić nie tylko znaki identyczne, ale i podobne – dla towarów identycznych i podobnych. Przykładowo sprawdzając sam element „ISI” wyskoczy Ci znak słowno-graficzny ISI EUTM 013584644 zarejestrowany dla preparatów i płynów kosmetycznych do demakijażu – a więc też dla kosmetyków. Twoja marka inkorporuje ten znak wcześniejszy. Ten pomysł musisz raczej skreślić z listy.
Ta kolizja była dość prosta do znalezienia, ale pamiętaj, że do elementu ISI podobna mogłaby być marka VISI, NISI, ISIN – mamy nieskończenie wiele możliwości. I przyznam szczerze, że bez specjalistycznego oprogramowania ciężko znaleźć większość z nich.
Badanie zdolności rejestrowej marki w kancelarii – jak wygląda?
Czym różni się badanie zdolności znaku towarowego w kancelarii? Po pierwsze, dla wyszukania znaków używamy inteligentnego oprogramowania. W kancelarii Fert Jakubiak Wróblewski rzecznicy patentowi to Corsearch. Odpowiednie funkcje oprogramowania pozwalają wyszukanie znaków podobnych fonetycznie czy ze zmienionymi samogłoskami. W takim wyszukaniu potrafi wyskoczyć od 500 nawet do ponad 1500 znaków.
Drugi etap to sprawdzanie wyników – pod względem podobieństwa towarów i usług i pod względem podobieństwa samych znaków. Bierzemy pod uwagę elementy opisowe i dystynktywne. Grupujemy znaki na:
- Czerwone – ryzyko kolizji 70 % i więcej,
- Pomarańczowe – ryzyko kolizji 50 %,
- Zielone – ryzyko kolizji 30 % i mniej.
Na tym etapie dużą rolę odgrywa doświadczenie zespołu. Oznaczeń dokonują co najmniej 2 osoby. Jeśli mamy wątpliwości pomaga nam inne narzędzie – darts-ip. Tam sprawdzamy orzecznictwo dotyczące podobieństwa towarów czy szukamy podobnych przypadków kolizji.
W przypadku pełnego badania sprawdzamy też:
- Czy właściciel używa znaku?
- Czy właściciel jest aktywny w sporach o znaki towarowe?
- Czy w razie sporu można podnieść zarzut nieużywania znaku w sposób rzeczywisty?
- Czy występuje konflikt biznesowy?
Opinia o zdolności rejestrowej znaku towarowego
Te wszystkie elementy oceniamy w opinii o zdolności rejestrowej marki. Szacujemy w niej zarówno to czy Urząd dopuści markę do rejestracji jak i potencjalne kolizje.
Jeśli widzimy, że marka nie jest „czysta” damy Ci
swoje rekomendacje i podpowiemy co możesz zmienić.
Ocenimy czy są szanse na współistnienie marek na rynku i negocjacje ugodowe w trakcie sporu. Jak widzisz takie badanie zdolności rejestrowej marki wykonane przez kancelarię to więcej, niż tylko sprawdzenie znaków podobnych. Całemu zespołowi zajmuje to przeciętnie ok. 15-20 h.
Sprawdź swój znak towarowy!
Jeśli zapytasz mnie „czy sprawdzać swoją markę?” zawsze odpowiem Ci – TAK. Nie namawiam Cię przy tym od razu do zlecenia tego kancelarii. Zdaję sobie sprawę, że nie musi być to Twoim priorytetem. Namawiam Cię jednak przynajmniej do samodzielnej kontroli marki i sprawdzenia znaków identycznych. Jeśli je znajdziesz – zastanów się nad zmianą. Być może ta marka nie wniesie sprzeciwu do Twojej rejestracji czy nie zabroni Ci jej używania. Jednak za kilka, kilkanaście lat – kiedy Twój biznes nabierze wartości – taki znak może wyjść „na wierzch” i zablokować go. Pamiętaj – w tym wypadku, przynajmniej na terenie krajów UE, funkcjonuje zasada kto pierwszy zgłosi ten lepszy.
A jeśli chcesz w pełni sprawdzić swoją markę i mieć profesjonalną opinię na temat jej zdolności rejestrowej – zapraszam do kontaktu!
Zdjęcie: Franck z Unsplash
Zostaw komentarz