– Dzień dobry Pani Magdaleno, chcieliśmy zarejestrować swoją markę w Unii Europejskiej. Spotkaliśmy się jednak z odmową Urzędu. Uznał znak za opisowy. Kontaktuję się bezpośrednio, bo właśnie Panią nam polecono. Czy możemy coś z tym zrobić? – Taką wiadomość wylądowała niedawno na mojej skrzynce i o ile bardzo cieszą mnie polecenia (za które dziękuję. Akurat nie udało mi się ustalić kto mnie polecił tym razem), to sam problem odmowy z urzędu już mniej. Dzisiaj powiem Ci o 5 sposobach, które mogą uratować tę sytuację.
Otwierając pismo z urzędu okazuje się, że taki wynik można było przewidzieć. Przez krótką chwilę przebiega mi w głowie myśl – a dlaczego nie sprawdziliście marki wcześniej.
W 95 % przypadków odmowy zarejestrowania marki jako znak towarowy nie ma szans na przekonanie Urzędu do zmiany zdania.
Na szczęście zaraz potem przestawiam szare komórki w tryb „na ratunek”. Opisowy znak możemy uratować na przynajmniej 5 sposobów:
1. Zmień wykaz towarów i usług
Najmniej inwazyjny sposób to zmiana wykazu towarów i usług. Musisz jednak pamiętać, że:
- Możesz wyłącznie ograniczyć wykaz, czyli odjąć z zakresu swojej ochrony. Dodanie nowych towarów czy usług = nowe zgłoszenie znaku.
- Nie zawsze jest to działanie skuteczne dla ochrony marki. Dlaczego?
Spójrz na ten przykład. Rejestrujesz znak LEKARZ ONLINE dla oprogramowania komputerowego. Dla tak ogólnego towaru Urząd mógłby uznać markę za opisową. Nie sprzedajesz jednak oprogramowania, które pomaga w umawianiu wizyt u lekarzy tylko do diagnostyki samochodów. Dla tego oprogramowania marka LEKARZ ONLINE jest już aluzyjna. Wystarczy zmienić wykaz z „oprogramowanie komputerowe” na „oprogramowanie komputerowe do diagnostyki samochodów”. Problem rozwiązany!
Nie zadziała to w przypadku kiedy znak jest rzeczywiście opisowy dla Twoich towarów i usług. Jeśli LEKARZ ONLINE jest rzeczywiście dla aplikacji, która pomaga w umawianiu wizyt żadne ograniczenie wykazu nie da Ci ochrony na Twój biznes.
2. Dodaj grafikę
Możesz też dodać (albo zmienić) grafikę. Są dwa minusy tego rozwiązania:
- Musisz zgłosić znak od nowa – z nową, późniejszą datą zgłoszenia. To oznacza też nowy koszt zgłoszenia. Urząd nie zwróci Ci opłaty za poprzedni znak.
- Nie możesz zakazać używania opisowego elementu swoim konkurentom. Ochrona obejmie sposób zapisu danego słowa. Pisałam dokładnie o tym w artykule o rejestracji opisowego znaku towarowego.
Grafika nie może być zbyt prosta – dodanie koloru do czcionki czy tła nie wystarczy. To musi być coś więcej niż elementy dekoracyjne. Pamiętasz historię z początku artykułu? Tam chodziło o graficzny znak towarowy. Opisowe słowo zapisano prostą czcionką na fioletowym tle. Nie pozwoliło to na uznanie zdolności odróżniającej znaku.
Rozbuduj swoje logo. Dodaj odróżniający sygnet, który nie będzie wprost nawiązywał do towarów i usług Twojej marki.
Rozbudź w swoich grafikach kreatywność, ale nie zostawiaj ich bez wskazówek. Ja zawsze przesyłam swoim klientom wytyczne spisane we wspólnej praktyce w zakresie charakteru odróżniającego znaków graficznych zawierających elementy opisowe. Stosuje je większość urzędów UE. Znajdziesz w nich przykłady znaków towarowych kiedy logo z elementem opisowym przechodzi rejestrację, a kiedy nie.
3. Wykaż wtórną zdolność odróżniającą
Jeśli klienci rozpoznają już Twoje produkty i usługi po opisowej marce możesz wykazać to w urzędzie i uzyskać ochronę nawet na opisowy znak słowny. To najlepsze, a zarazem najtrudniejsze rozwiązanie. Dlaczego? Twoja marka musi być rozpoznawana przez znaczną część konsumentów:
- Jeśli zgłaszasz znak w Urząd Patentowy RPUrząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej More musisz wykazać rozpoznawalność w skali kraju.
- Jeśli zgłaszasz znak w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności IntelektualnejUrząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej More musisz wykazać rozpoznawalność w każdym kraju UE!
Trzeba złożyć dowody z faktur sprzedażowych, wydatków na reklamę i marketing, ilości sprzedanych produktów czy usług. A najlepiej złożyć badania znajomości marki na rynku wykonane przez niezależny, profesjonalny podmiot.
Przykładem marki, dla której wraz z zespołem kancelarii Fert Jakubiak Wróblewski rzecznicy patentowi wykazaliśmy taką wtórną zdolność odróżniającą w Urzędzie Patentowym RPUrząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej More był znak MAŁY WIELKI SKLEP. Widzisz więc o jaką skalę znajomości chodzi. O sprawie możesz przeczytać tutaj.
4. Zmień Urząd
Możesz również zrobić tzw. konwersję zgłoszenia. To rozwiązanie w sytuacji kiedy:
- Zgłoszenie było w EUIPOUrząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej More;
- Zgłoszenie jest opisowe wyłącznie w języku urzędowym UE, który nie jest powszechnie znany;
- Nie potrzebujesz ochrony na całym terytorium UE.
Jeśli Twoja marka to BONNE BOISSON (dobry napój) dla napojów bezalkoholowych, EUIPOUrząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej More odmówi ochrony ze względu na opisowość, przynajmniej na terytorium Francji. Marka będzie jednak fantazyjna, dla tych, którzy nie wiedzą co to oznacza np. Greków, Polaków, czy Niemców.
Jeśli swoją wodę sprzedajesz w Polsce i Grecji, a do tego wystarczy Ci ochrona tylko na te kraje (nie planujesz ekspansji) możesz dokonać konwersji zgłoszenia unijnego na poszczególne zgłoszenia krajowe. Oczywiście będzie dodatkowa oplata, ale może okazać się, że dostaniesz ochronę wszędzie, oprócz Francji właśnie.
Niestety, raczej nie przejdzie tak z marką w języku angielskim. Europejczycy za dobrze go znają.
5. Zmień markę
Zmiana marki to rozwiązanie ostateczne i jednocześnie najbardziej bolesne. Czasami masz opisową markę, a żaden z powyżej wskazanych sposobów nie pasuje do Twojej sytuacji. Chcesz mieć wyjątkowa markę i nie chcesz, aby inni mogli jej używać w innej grafice. Klienci są przywiązani do swojej marki, jednak jeśli widzę, że z jej rejestracją, a potem egzekwowaniem praw, może być problem – doradzam zmianę. Zwłaszcza jeśli biznes jest na początku drogi lepiej wybrać markę fantazyjną, albo przynajmniej aluzyjną (jak CIEPŁA PODŁOGA dla systemów ogrzewania podłogowego). Gorzej jeśli taka zmiana wiąże się z koniecznością wymiany wizytówek, opakowań produktów, nowymi domenami internetowymi czy profilami w mediach społecznościowych. W niektórych wypadkach warto wziąć na siebie również ten koszt. W końcu każdy chce, aby jego marka była wyjątkowa i oryginalna.
Jak uzyskać znak towarowy bez komplikacji?
Czy takich zawirowań można uniknąć? Oczywiście! Jeśli sprawdzisz swoją markę na etapie jej tworzenia możesz uniknąć zarzutu opisowości znaku. Takie sprawdzenie to nie musi być od razu opinią o zdolności rejestrowej znaku, o której pisałam niedawno na blogu. W zależności od Twoich potrzeb mogę zaproponować Ci:
- krótkie, godzinne spotkanie i bieżącą konsultację;
- raport, zwięźle i klarownie oceniający zdolność Twojej marki do rejestracji z listą potencjalnie kolizyjnych znaków;
- pełną opinię, z rozłożeniem zdolności rejestrowej Twojej marki na czynniki pierwsze, oceną zagrożeń wynikających z ewentualnej kolizji i rekomendacjami co do ewentualnych zmian.
Wiem też, że czasem opisowa marka to mimo wszystko Twój świadomy wybór (np. ze względu na łatwiejsze pozycjonowanie się w Internecie). Dobrze jeśli wiesz, jakie konsekwencje ma ten wybór na płaszczyźnie ochrony Twojej marki prawami własności intelektualnej. Mam nadzieję, że tym artykułem przybliżyłam Ci nieco ten temat.
A jeśli Twoja marka potrzebuje indywidualnej opieki prawnej – odezwij się do mnie!
Zdjęcie: Miguel Á. Padriñán z Pexels
* Artykuł powstał w latach 2021-2024 podczas mojej współpracy jako radczyni prawna w kancelarii Fert Jakubiak Wróblewski rzecznicy patentowi.
Zostaw komentarz