Jak często sprawdzasz w rejestrach urzędów patentowych czy Twój konkurent nie zarejestrował podobnej marki? Mam nadzieję, że robisz to regularnie. Wtedy najłatwiej zablokować taką rejestrację składając wobec niej sprzeciw. Nawet najlepszym jakiś znak może jednak umknąć. Można przegapić termin na wniesienie sprzeciwu (przeważnie 3 miesiące). Jeśli nie zdążysz wnieść sprzeciwu – nic straconego! Możesz złożyć wniosek o unieważnienie znaku towarowego na tych samych podstawach. Prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione także w innych sytuacjach np. kiedy marka jest opisowa albo ktoś zgłosił ją w tzw. złej wierze. Przeczytaj cały artykuł, a dowiesz się z jakiego powodu znak towarowy można unieważnić i jak to zrobić.
Unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy – prawo wcześniejsze
Jak już wspomniałam możesz unieważnić znak towarowy konkurenta, jeśli masz podobne prawo wcześniejsze.
Podstawy unieważnienia znaku towarowego w zakresie praw wcześniejszych nie różnią się od tych dotyczących sprzeciwu wobec rejestracji znaku towarowego.
Najczęstsze podstawy wniosku o unieważnienie to:
- Wcześniejszy znak identyczny lub podobny zarejestrowany dla identycznych lub podobnych towarów i usług.
- Wcześniejszy znak identyczny lub podobny, który jest renomowany.
- Wcześniejsze prawo majątkowe albo osobiste takie jak: prawo do firmy, pseudonimu, wzoru przemysłowego czy prawa autorskie do logotypu.
Więcej o tych podstawach możesz przeczytać w artykule na temat sprzeciwu wobec znaku towarowego – o tu.
Unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy – opisowość znaku
Możesz unieważnić znak towarowy nie tylko z powodu swoich praw wcześniejszych. To bardzo dobre narzędzie, jeśli konkurent zakazuje Ci używania oznaczenia, które jest opisowe, czy potocznie używane w branży.
Co do zasady rejestracja opisowego oznaczenia nie powinna mieć miejsca. Urzędy patentowe sprawdzają tzw. zdolność oznaczenia do bycia znakiem towarowym samodzielnie i nie przepuszczają takich zgłoszeń. Każdemu ekspertowi może się jednak zdarzyć błąd. Ekspert nie zawsze zna Twoją wyspecjalizowaną branżę. Może nie wiedzieć, że dane oznaczenie jest czysto informacyjne.
Twój konkurent może to wykorzystać i mając zarejestrowany znak zakazać Ci używania informacyjnego oznaczenia. W takim wypadku również możesz złożyć wniosek o unieważnienie znaku towarowego.
Szczególny przypadek unieważnienia znaku towarowego – zła wiara zgłaszającego
Czasem możesz trafić na nieuczciwego konkurenta, a nawet osobę, która z Tobą współpracowała. Jeśli taka osoba zgłosi Twoja markę do ochrony możesz unieważnić taki znak na podstawie tzw. złej wiary.
Zła wiara zgłaszającego to zgłoszenie znaku przy jednoczesnej świadomości, że prawo do znaku powinno należeć do innej osoby. Zła wiara zgłaszającego może również objawiać się w chęci zablokowania używania oznaczenia przez tę osobę, bądź spekulacji znakiem.
W takim postępowaniu musisz udowodnić, że dana osoba zgłosiła znak tylko po to, abyś Ty nie mógł jego używać. Najczęstsze sytuacje złej wiary to:
- tzw. trademark trolling – kiedy ktoś zgłasza Twoja markę do ochrony, w sytuacji kiedy Ty jeszcze nie zdążyłeś jej zarejestrować – po to , aby potem sprzedać Ci albo licencjonować ten znak.
- tzw. free riding – kiedy ktoś zgłasza znak identyczny lub podobny do Twojej marki, tak, aby czerpać korzyści z jej renomy. Dzięki skojarzeniu z Twoją renomowaną marką osiąga większą popularność produktu przy mniejszych nakładach finansowych.
- kiedy ktoś zgłasza znak, wiedząc, że prawo powinno przysługiwać kliku podmiotom np. jeśli znaku używają wspólnicy w ramach spółki cywilnej to powinien być zgłoszony przez wszystkich wspólników, a nie tylko jednego z nich.
Więcej o złej wierze przeczytasz w moim artykule na blogu – o tu.
Co musi zawierać wniosek o unieważnienie znaku towarowego?
Jak każde pismo urzędowe wniosek o unieważnienie znaku towarowego ma swoje wymagania. W piśmie musisz wymienić:
- Strony postępowania – czyli właściciela kwestionowanego znaku towarowego i wnioskodawcę (w tym wypadku Ciebie);
- Znak, wobec którego wnosisz o unieważnienie;
- Zakres towarów i usług, wobec, których chcesz unieważnić znak.
- Konkretną podstawę wniosku tj. opisowość, powszechną znajomość, a może prawo wcześniejsze np. Twój wcześniejszy znak towarowy;
- Przepisy, na które się powołujesz. Te wymienione w ustawie Prawo własności przemysłowejUstawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 324) More.
Ponadto każdy wniosek musi zawierać zwięzłe przedstawienie sprawy i ewentualne dowody. Musisz go też podpisać i opłacić. Wniosek składamy razem z kopią dla przeciwnika. Jeśli załączasz jakieś dokumenty w obcym języku musisz zapewnić ich tłumaczenie.
W UPRPUrząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej More nie ma formularza takiego wniosku. Z kolei w EUIPOUrząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej More wniosek o unieważnienie wnosi się na przygotowanym formularzu elektronicznym. To bardzo ułatwia sprawę.
Co się dzieje po wniesieniu wniosku o unieważnienie znaku towarowego?
Postępowanie unieważniające niestety nie należy do tych najkrótszych. Po wniesieniu wniosku urząd oczywiście sprawdzi czy pismo spełnia wszystkie warunki formalne.
Jeśli wszystko będzie zaczynamy procedurę unieważnienia znaku towarowego:
- Zawiadomienie o wniesieniu wniosku.
Urząd zawiadomi stronę przeciwną o wniesieniu wniosku, a Ciebie o jego dopuszczeniu do rozpoznania.
Badanie formalne wniosku trwa ok. 1 miesiąc.
- Termin dla właściciela znaku na odpowiedź.
Razem z zawiadomieniem o wniesieniu wniosku urząd prześle właścicielowi znaku kopie Twojego pisma i wyznaczy mu termin na ustosunkowanie się do sprawy. Uprawniony ma czas na przedstawienie swojego stanowiska.
To również ostatni moment, w którym właściciel znaku może podnieść tzw. zarzut nieużywania znaku w sposób rzeczywisty. Jeśli podstawą wniosku jest Twój zarejestrowany znak towarowy i od jego rejestracji minęło więcej niż 5 lat, na zarzut przeciwnika musisz wykazać, że nadal używasz swojej zarejestrowanej marki.
Termin na zajęcie stanowiska to przeważnie 1 miesiąc dla podmiotu z Polski i 2 miesiące dla podmiotu zagranicznego. Termin można przedłużyć o 2 miesiące. W EUIPOUrząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej More termin to 2 miesiące (z możliwością przedłużenia do 4 miesięcy).
- Kolejna wymiana pism między stronami.
Po odpowiedzi na wniosek możemy mieć jeszcze jedną turę wymiany pism – najpierw dla wnioskodawcy a potem dla właściciela znaku.
- Rozprawa
W Urzędzie Patentowym RPUrząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej More postępowań w sprawie unieważnienia znaku towarowego to postępowanie sporne, dlatego po wymianie stanowiskach Urząd wyznaczy rozprawę. Na rozprawie obie strony mogą przedstawić jeszcze raz swoje argumenty. Jeśli byli powołani świadkowie – to moment, w którym są przesłuchiwani.
Z kolei w EUIPOUrząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej More co do zasady nie wyznacza się rozpraw.
- Decyzja Urzędu
Ostatnim etapem postępowania jest wydanie decyzji. Ekspert ma kilka możliwości:
- Uznanie wniosku za zasadny w całości i unieważnienie znaku;
- Oddalenie wniosku w całości i pozostawienie znaku w mocy;
- Częściowe uznanie i częściowe oddalenie wniosku.
W Urzędzie Patentowym RPUrząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej More Decyzja jest ogłaszana przeważnie również na rozprawie. Po jej ogłoszeniu Urząd sporządza uzasadnienie i doręcza je obu stronom.
Jeśli któraś ze stron nie zgadza się z decyzją urzędu może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (w terminie 30 dni).
Z kolei w EUIPOUrząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej More wydawana jest od razu decyzja z uzasadnieniem. Strony mają 2 miesiące na odwołanie się od niej.
Koszty wniosku o unieważnienie znaku towarowego
Koszt wniesienia wniosku o unieważnienie znaku towarowego to 1000,00 PLN jeśli chodzi o Urząd Patentowy RPUrząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej More i 350 EUR jeśli chodzi o EUIPOUrząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej More.
Tak naprawdę te koszty ponosi ostatecznie przegrany. To on musi pokryć wszelkie koszty związane ze sprzeciwem, również koszty pełnomocnika przeciwnika, ustalone w stawce zryczałtowanej. Stawki są jednak dużo mniejsze, niż w rzeczywistości zapłacisz swojemu prawnikowi.
Wniosek o unieważnienie prawa do znaku towarowego jako strategia w sporze o markę
Złożenie wniosku o unieważnienie znaku towarowego jest więc jedną z możliwych strategii w sporze o markę.
Jeśli wygrasz spór to podważany znak traktujemy tak, jakby nigdy nie był zarejestrowany.
Pozwala to na pozbawienie znaku Twojego konkurenta w sytuacji, kiedy masz do tego uzasadnione podstawy i wyeliminowanie późniejszych kolizyjnych znaków, jeśli spóźnisz się ze sprzeciwem. Zawsze, jeśli klient przychodzi do mnie z prośbą o ocenę szans wygarnia sporu o markę sprawdzam również możliwość unieważnienia znaków towarowych – zarówno przeciwnika, ale też klienta. To bardzo ważny aspekt tej analizy, zwłaszcza jeśli obie strony mają wiele znaków, przeplatających się między sobą datami pierwszeństwa.
Zdjęcie: Miguel Á. Padriñán z Pexels
Zostaw komentarz