Marka

Znak towarowy, a nazwa firmy – dlaczego potrzebujesz obu?

23 maja, 2023 przez Magdalena Podbielska-Janicka Brak komentarzy

W wielu przypadkach nazwa firmy i nazwa marki produktu lub usługi jest taka sama. Weźmy na przykład McDonald’s i McDonald’s Corporation, Nike i Nike Inc czy Allegro i Allegro Sp. z o.o. Według polskiego prawa nazwa firmy, jako oznaczenie odróżniające przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku[1], podlega ochronie przed bezprawnym naruszeniem[2]. Super! – pomyślisz – firmy będę używać jako marki i zaoszczędzę na zgłoszeniu znaku. Czy, aby na pewno? Znak towarowy ma w przedsiębiorstwie do odegrania trochę inną rolę – ma dać Ci prawo wyłącznego używania oznaczenia w sposób zarobkowy lub zawodowy, dla określonych towarów i usług[3]. Jeśli Twoja firma jest taka sama jak Twoja marka, oczywiście ochronę można skumulować w obu tych prawach. Jednak nie warto poprzestać na ochronie marki wyłącznie jako nazwy firmy. W artykule wyjaśniam dlaczego potrzebujesz obu tych praw.

Nazwa firmy i jej ochrona

Prawo do firmy to prawo, które przysługuje przedsiębiorcom od momentu wpisu w odpowiednim rejestrze. W przypadku działalności gospodarczej będzie to wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku spółek będzie to Krajowy Rejestr Sądowy. Wygasa z momentem wykreślenia z rejestru. Jak wspomniałam wcześniej – ma ono odróżniać przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Jeśli prawo do firmy zostanie zagrożone cudzym, bezprawnym działaniem właściciel może żądać:

  • Zaniechania działań naruszających;
  • Usunięcia skutków naruszenia;
  • Naprawienia szkody na zasadach ogólnych i wydania korzyści wynikających z naruszenia.

Na prawo do firmy można się powołać np. w sprzeciwie wobec zgłoszenia późniejszego znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP. W takim postępowaniu trzeba jednak wykazać m.in.:

  • Istnienie prawa;
  • Używanie prawa do firmy na rynku – zarówno zasięg terytorialny i przedmiotowy używania.

Wyłączność prawa do firmy nie jest zupełna. Jej granice wyznacza zasięg faktycznej działalności właściciela.

Tylko w tych granicach może dojść do kolizji pomiędzy identycznymi lub podobnymi: firmą i znakiem towarowym.

W praktyce oznacza to, że musisz przedstawić szereg dowodów, które świadczą o prowadzeniu działalności gospodarczej: przykładowe faktury, reklamy Twoich towarów czy usług, katalogi Twoich towarów i usług, oferty, które składałeś kontrahentom. Podobnie, jeśli chcesz dochodzić swoich praw w postępowaniu cywilnym.

Oczywiście poza tym musisz wykazać, że Twoja firma jest podobna do zgłoszonego znaku bądź używanego oznaczenia. A także, że występuje podobieństwo towarów lub usług, co powoduje ryzyko wprowadzenia konsumentów w błąd co do komercyjnego pochodzenia produktów czy usług.

Znak towarowy i jego ochrona

Znak towarowy jest prawem wyłącznym, chronionym (w przypadku zarejestrowania) od momentu jego zgłoszenia. Znaki towarowe znajdziesz w odpowiednich bazach urzędów. W przypadku Urzędu Patentowego RP jest to np. e-wyszukiwarka. W przypadku EUIPO baza eSearch Plus. Jest to prawo udzielane na 10 lat i może być przedłużane w nieskończoność. Znak towarowy daje prawo do wyłącznego używania go w charakterze zarobkowym lub zawodowym dla tych towarów i usług, dla których znak jest chroniony. Jeśli znak towarowy zostanie naruszony, bezprawnym działaniem innej osoby, właściciel może żądać m.in.:

  • zaniechania naruszania;
  • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści;
  • a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych lub przez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia.

Na znak towarowy również można się powołać np. w sprzeciwie wobec zgłoszenia późniejszego znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP. W takim postępowaniu wystarczy jednak wskazać, że prawo Ci przysługuje. Jego zakres ustala się na podstawie danych z rejestru. Nie trzeba wykazywać używania znaku na rynku[4].

Prawo do znaku towarowego jest chronione w takiej postaci i dla takich towarów i usług, jak przedstawiono w rejestrze.

W praktyce oznacza to brak kompletowania i przedstawiania wielu dowodów. Wystarczy wykazać, że późniejszy, podobny znak, jest zgłoszony dla podobnych towarów i usług i to powoduje wprowadzenie konsumentów w błąd co do komercyjnego pochodzenia produktów czy usług. Podobnie, jeśli chcesz dochodzić swoich praw w postępowaniu cywilnym.

Znak towarowy to łatwiejsze egzekwowanie praw

Znak towarowy daje Ci więc łatwiejsze, a co za tym idzie szybsze, egzekwowanie praw. Jeśli ktoś zgłosi podobny znak późniejszy – po prostu składasz sprzeciw i nie martwisz się wykazywaniem zakresu prawa. Jeśli ktoś podrabia Twoje produkty, bądź wykorzystuje Twoją markę – możesz złożyć wniosek o zabezpieczenie w postępowaniu cywilnym i zablokować te działania na czas trwania procesu. Sąd inaczej spojrzy na taki wniosek jeśli będzie miał jasny zakres prawa, którego nie trzeba udowadniać. Czasem poskutkuje samo wezwanie naruszyciela do zakończenia działań naruszających Twoje prawo. Certyfikat znaku towarowego robi większe wrażenie, niż wpis nazwy spółki do odpowiedniego rejestru.

Co więcej samemu zdecydujesz kiedy Twoje prawo wygaśnie. To Ty kontrolujesz czas ochrony opłacając kolejne okresy. Jeśli zaś zmienisz nazwę firmy, bądź wykreślisz swoje przedsiębiorstwo z rejestru – prawo do firmy wygaśnie.

Masz swoją firmę – zgłoś ją jako znak towarowy

Dlatego zawsze powtarzam, że o ile nie ma idealnego sposobu na zatrzymanie naruszyciela, to prawo do znaku towarowego zdecydowanie to ułatwia. Jest to prawo pewniejsze niż nazwa firmy. Nie warto więc na nim „oszczędzać”. Może się bowiem okazać, że konkurent z miasta obok nie podda się bez walki. Nie zareaguje na wezwanie oparte na prawie do firmy – co więcej – sam zgłosi znak do ochrony. W takim wypadku doprowadzenie do odmowy rejestracji znaku przez Urząd będzie o wiele trudniejsze i bardziej kosztowne.

Poza tym, zgłoszenie znaku towarowego to wcale nie taki duży wydatek. Zwłaszcza jeśli uzyskasz dotację z funduszu SME Fund dla małych i średnich przedsiębiorstw. O samej dotacji pisałam na blogu kancelarii Fert Jakubiak Wróblewski rzecznicy patentowi. Zajrzyj, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej.

[1] Art. 433§ 1 kc

[2] Art. 4310 kc

[3] Art. 153 ust. 1 pwp

[4] Chyba, że w postępowaniu przeciwnik podniesie zarzut nieużywania znaku w sposób rzeczywisty. Są to jednak wyjątkowe przypadki, kiedy od rejestracji znaku minęło 5 lat. O problemie

Zdjęcie: Mae Mu z Unsplash

* Artykuł powstał w latach 2021-2024 podczas mojej współpracy jako radczyni prawna w kancelarii Fert Jakubiak Wróblewski rzecznicy patentowi.