Marka

Wygaśnięcie znaku towarowego – kiedy możesz stracić prawo do swojego znaku?

17 listopada, 2023 przez Magdalena Podbielska-Janicka Brak komentarzy

Idealnie jeśli biznes idzie Ci świetnie. Co innego kiedy z pewnych powodów musisz go ograniczyć i zawiesić używanie swojej marki na rynku. Z pewnością oceniasz wtedy różne ryzyka. Czy wiesz, że jednym z nich jest możliwość utraty marki jeśli masz ją zarejestrowaną jako znak towarowy? Prawo własności przemysłowej pozwala na wygaszenie znaku towarowego, jeśli nie jest on używany w ciągu nieprzerwanych 5 lat od daty jego rejestracji. Jeśli zawiesisz używanie marki na okres 5 lat musisz liczyć się z możliwością utraty znaku. Dzisiejszy artykuł jest o tym jak takie postępowanie o wygaszenie znaku towarowego wygląda i co trzeba zrobić, aby znak utrzymać.

Kiedy wygasa prawo ochronne na znak towarowy?

Ustawa Prawo własności przemysłowej określa jasno sytuacje, w których prawo ochronne na znak towarowy wygasa. Są one tożsame z regulacjami dotyczącymi unijnych znaków towarowych. Są to m. in. :

  1. upływ okresu, na który prawo zostało udzielone[1];
  2. zrzeczenia się prawa przez jego właściciela[2];
  3. nieużywanie znaku towarowego w sposób rzeczywisty w ciągu nieprzerwanego okresu 5 lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania[3];
  4. utraty przez znak znamion odróżniających przez to, że na skutek działań lub zaniedbań uprawnionego stał się w obrocie zwyczajowym oznaczeniem[4];
  5. wykreślenia z właściwego rejestru podmiotu mającego osobowość prawną, któremu przysługiwało prawo ochronne na znak towarowy[5]

Przy zawieszeniu używania swojej marki grozi Ci sytuacja wskazana w punkcie 3, czyli wygaśnięcie znaku towarowego, jeśli nie używasz go w sposób rzeczywisty przez okres 5 lat.

Wygaśnięcie znaku towarowego – jak wygląda postępowanie?

Urząd stwierdza wygaśnięcie prawa do znaku towarowego z powodu jego nieużywania tylko w postępowaniu spornym. Takie postępowanie może wszcząć każda osoba, czyli na przykład Twój konkurent, który chce przejąć Twoja markę.

Tak naprawdę złożenie takiego wniosku nie jest wyzwaniem. W rzeczywistości przeciwnik po postu musi spełnić warunki formalne pisma (wskazanie znaku, stron postępowania, opłata wniosku, powołać się na odpowiednią podstawę prawną i zadbać o to, aby od rejestracji znaku upłynęło 5 lat.

Cały ciężar postępowania spoczywa na Tobie. to Ty musisz udowodnić, że znak był używany w sposób rzeczywisty.

 

Po wniesieniu wniosku Urząd oczywiście sprawdzi czy pismo spełnia wszystkie warunki formalne.

Postępowanie o wygaszenie znaku towarowego krok po kroku

Jeśli wszystko będzie ok zaczynamy procedurę stwierdzenia wygaśnięcia znaku towarowego:

1. Zawiadomienie o wniesieniu wniosku.

Urząd zawiadomi Cię  o wniesieniu wniosku. Prześle Ci jego treść.

Badanie formalne wniosku trwa ok. 1 miesiąc.

2. Termin dla właściciela znaku na odpowiedź na sprzeciw.

Razem z zawiadomieniem Urząd wyznaczy Ci termin na ustosunkowanie się do sprawy. Będziesz mieć czas na powołanie swoich argumentów, a przede wszystkim przedstawienie dowodów na rzeczywiste używanie Twojego znaku. O tym jakie to dowody piszę poniżej.

Termin na zajęcie stanowiska to przeważnie 1 miesiąc dla podmiotu z Polski i 2 miesiące dla podmiotu zagranicznego. Termin można przedłużyć o 2 miesiące. W EUIPO termin to 2 miesiące (z możliwością przedłużenia do 4 miesięcy).

3. Kolejna wymiana pism między stronami.

Po odpowiedzi na wniosek możemy mieć jeszcze jedną turę wymiany pism – najpierw dla wnioskodawcy, a potem dla właściciela znaku.

4. Rozprawa

W Urzędzie Patentowym RP postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku towarowego to postępowanie sporne, dlatego po wymianie stanowiskach Urząd wyznaczy rozprawę. Na rozprawie obie strony mogą przedstawić jeszcze raz swoje argumenty. Jeśli byli powołani świadkowie – to moment, w którym są przesłuchiwani.

Z kolei w EUIPO co do zasady nie wyznacza się rozpraw.

5. Decyzja Urzędu

Ostatnim etapem postępowania jest wydanie decyzji. Urząd ma kilka możliwości:

  • Uznanie wniosku za zasadny w całości i stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku. W takiej decyzji zawsze pojawi się data, od której znak uważany jest za wygaszony.
  • Oddalenie wniosku w całości i pozostawienie znaku w mocy;
  • Częściowe uznanie i częściowe oddalenie wniosku.

W Urzędzie Patentowym RP Decyzja jest ogłaszana przeważnie również na rozprawie. Po jej ogłoszeniu Urząd sporządza uzasadnienie i doręcza je obu stronom.

Jeśli któraś ze stron nie zgadza się z decyzją urzędu może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (w terminie 30 dni).

Z kolei w EUIPO wydawana jest od razu decyzja z uzasadnieniem. Strony mają 2 miesiące na odwołanie się od niej.

Jak wygląda rzeczywiste używanie znaku towarowego?

Zanim przejdziemy do tego jak bronić się przed wnioskiem o wygaszenie znaku towarowego wyjaśnię Ci co to w ogóle jest rzeczywiste używanie znaku towarowego.

Jest to faktyczne używanie znaku w obrocie handlowym dla towarów i usług dla jakich został zarejestrowany.

 Nie będzie takim używaniem:

  • Używanie marki tylko na potrzeby wewnętrzne np. w wewnętrznych prezentacjach czy komunikacji pomiędzy pracownikami. Znak musi być używany na określonym rynku tak, aby Twoi odbiorcy mieli się z nim szansę zapoznać.
  • Używanie marki w małej, wyłącznie lokalnej, skali. Znak musi być używany na znacznej części terytorium, dla którego jest chroniony. Jeśli masz znak unijny, musi to być przynajmniej jeden kraj UE.
  • Używanie marki dla innych towarów i usług niż zarejestrowano znak. Używanie znaku trzeba wykazać dla konkretnych produktów, które marka chroni.
  • Używanie marki w mocno zmodyfikowanej formie. Znaku należy używać w formie zarejestrowanej. Tylko nieznaczne zmiany są dopuszczalne. Oczywiście jeśli masz zarejestrowany znak słowny możesz używać go w każdej formie graficznej.

Jak bronić się przed wnioskiem o wygaszenie znaku towarowego?

Jak już wspomniałam, główny ciężar tego postępowania spoczywa na Tobie. To Ty musisz udowodnić, że w odpowiednim okresie znak był używany w sposób rzeczywisty. Ten okres zaczyna się po 5 latach od rejestracji znaku, ale w rzeczywistości chodzi tu również o używanie znaku w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku. Jeśli bowiem w tym okresie znak był używany, Urząd nie wygasi prawa.

W postępowaniu musisz złożyć odpowiednie dowody na używanie znaku – tak aby wykazać, że marka była obecna na rynku. Mogą to być:  

  • Oświadczenia i przykładowe faktury dotyczące sprzedaży produktów lub usług;
  • Oświadczenia i faktury dotyczące wydatków na reklamę;
  • Wycinki z gazet i spoty reklamowe;
  • Zrzuty ekranu z mediów społecznościowych;
  • Wydruki ze sklepów internetowych;
  • Wydruki z gazetek promocyjnych;

Musisz upewnić się, że dowody są odpowiednio datowane, dotyczą właściwych produktów i właściwego terytorium oraz czy na pewno będą powiązane ze znakiem.

W jednym z tego typu postępowań na rozprawie przed UPRP pokazywaliśmy nawet produkty klienta. Wszystko po to, aby pokazać, że kod kodu kreskowego z faktury zgadza się z tym, dotyczącym konkretnego produktu.

Urząd oceni częstotliwość i ciągłość używania marki, a także wielkość sprzedaży, oczywiście biorąc pod uwagę specyfikę Twojego rynku. Dla produktów spożywczych takie liczby powinny być duże, z kolei dla luksusowych samochodów czy zegarków pułap będzie mniejszy.

Co jeśli nie mam dowodów na używanie znaku?

Jeśli rzeczywiście marka nie była używana przez 5 lat i nie ma szans na wykazane rzeczywistego używania znaku możesz obronić rejestrację wskazując ważne powody braku używania marki.

Zasmucę Cię jednak, takimi ważnymi powodami nie są trudności finansowe Twojego biznesu. Ważne powody nieużywania znaku towarowego nie mogą zależeć od woli właściciela prawa do znaku.  

Za takie ważne powody traktuje się:

  • Ograniczenia przewozowe – np. embargo handlowe nałożone na towary oznaczane marką;
  • Ograniczenia we wprowadzeniu produktów na rynek – np. konieczność uzyskania zezwolenia na wprowadzenie na rynek nowego produktu leczniczego;
  • Przypadki tzw. siły wyższej –  np. działania zbrojne na danym terenie.

Wykazanie tych ważnych powodów nie jest więc w praktyce proste.

Koszty wniosku o wygaśnięcie prawa na znak towarowy

Koszt wniesienia wniosku o wygaszenie znaku towarowego to 1000,00 PLN jeśli chodzi o Urząd Patentowy RP i 350 EUR jeśli chodzi o EUIPO.

Tak naprawdę te koszty ponosi ostatecznie przegrany. To on musi pokryć wszelkie koszty związane ze sprzeciwem, również koszty pełnomocnika przeciwnika, ustalone w stawce zryczałtowanej. Stawki są jednak dużo mniejsze, niż w rzeczywistości zapłacisz swojemu prawnikowi. 

Jak chronić się przed potencjalnym wygaszeniem znaku towarowego?

Jeśli już stoisz przed koniecznością zawieszenia działalności swojej marki zarejestrowanej jako znak towarowy w pierwszej kolejności sprawdź termin, od którego można wygasić Twój znak.

Pamiętaj, aby ustalić termin w zależności od terytorium ochrony znaku. Przeważnie jest to 5 lat od rejestracji, ale w niektórych urzędach to może być 3 lata.

Zapisz ten termin w kalendarzu i przypomnienie na rok, dwa wcześniej. Być może za jakiś czas będziesz mógł wznowić używanie marki. Przypomnienie w kalendarzu da Ci czas na tę decyzję i ewentualne podjęcie działań.

Jeśli zaś wiesz, że nie ma szans na powrót do używania marki zastanów się nad jej licencjonowaniem. Nie musisz bowiem używać samodzielnie swojego znaku. Może to być również używanie za Twoją zgodą. W takiej umowie licencyjnej warto zadbać o to, aby licencjobiorca utrzymał odpowiedni próg sprzedaży produktów, a w razie wniosku o wygaszenie, pomógł Ci w wykazaniu używania znaku np. udostępniając dokumenty finansowe związane ze sprzedażą.

Oczywiście czasem trzeba po prostu pogodzić się z możliwością utraty marki z powodu nieużywania.

[1] Art. 168 ust. 1 pkt 1 pwp

[2] Art. 168 ust. 1 pkt 2 pwp

[3] Art. 169 ust. 1 pkt 1 pwp

[4] Art. 169 ust. 1 pkt 2 pwp

[5] Art. 169 ust. 1 pkt 4 pwp

Zdjęcie: Ann H z Pexels