Idealnie jeśli biznes idzie Ci świetnie, a marka jest stale obecna na rynku. W praktyce wiele organizacji, z różnych powodów, w pewnym momencie ogranicza działalność, zawiesza sprzedaż albo odkłada rozwój marki na później. To naturalne decyzje biznesowe. Rzadko jednak towarzyszy im refleksja nad jednym, bardzo konkretnym ryzykiem: utratą prawa do znaku towarowego z powodu jego nieużywania.
Prawo własności przemysłowejUstawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 324) przewiduje możliwość wygaszenia znaku towarowego, jeśli nie jest on rzeczywiście używany przez nieprzerwany okres 5 lat od daty jego rejestracji. Jest to bardzo realne ryzyko, które może być wykorzystane przez konkurencję. W tym artykule wyjaśniam kiedy i dlaczego brak decyzji dotyczącej używania marki, albo brak dowodów na używanie marki, prowadzi do realnej utraty ochrony.
Kiedy prawo do znaku towarowego może wygasnąć?
Prawo ochronne na znak towarowy wygasa m. in. w następujących sytuacjach:
- z upływem okresu ochrony, na który prawo zostało udzielone;
- na skutek zrzeczenia się prawa przez jego właściciela;
- z powodu nieużywania znaku przez 5 lat po wydaniu decyzji o udzieleniu prawa;
- gdy znak utraci zdolność odróżniającą i stanie się oznaczeniem zwyczajowym;
- gdy uprawniony przestanie istnieć jako podmiot prawa.
W kontekście zarządzania marką największe znaczenie ma nieużywanie znaku. To ta przesłanka najczęściej prowadzi do utraty prawa.
Wygaśnięcie znaku towarowego – jak wygląda w praktyce?
Urząd nie śledzi samodzielnie, czy znak jest używany. Utrata prawa może nastąpić tylko z inicjatywy osoby trzeciej, ponieważ postępowanie o wygaszenie znaku rozpatrywane jest przez Urząd wyłącznie na wniosek. Najczęściej jest to wniosek konkurenta, który chce usunąć przeszkodę w rejestracji własnego oznaczenia, planuje wejść na rynek z podobną marką czy nawet analizuje portfolio praw konkurencji i dostrzega „martwe” znaki.
Złożenie takiego wniosku jest formalnie proste. Cały ciężar obrony spoczywa na właścicielu znaku. To on musi udowodnić, że znak był używany w sposób rzeczywisty.
Jak wygląda postępowanie o wygaszenie znaku?
Po złożeniu wniosku, Urząd bada warunki formalne i rozpoczyna procedurę. W skrócie wygląda to następująco:
- Zawiadomienie o wniesieniu wniosku;
- Termin na odpowiedź i przedstawienie dowodów używania znaku – razem z zawiadomieniem Urząd wyznacza termin na ustosunkowanie się do sprawy. To moment, kiedy należy złożyć dowody. Zwykle strona ma ok. 1-2 miesiące na przesłanie swojego stanowiska;
- Ewentualna dalsza wymiana pism między stronami – Po odpowiedzi na wniosek możemy mieć jeszcze jedną turę wymiany pism – najpierw dla wnioskodawcy, a potem dla właściciela znaku;
- Rozprawa – W Urzędzie Patentowym RPUrząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku towarowego to postępowanie sporne, dlatego po wymianie stanowiskach Urząd wyznaczy rozprawę. Na rozprawie obie strony mogą przedstawić jeszcze raz swoje argumenty. Jeśli byli powołani świadkowie – to moment, w którym są przesłuchiwani. Z kolei w EUIPOUrząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej co do zasady nie wyznacza się rozpraw.
- Decyzja Urzędu – Urząd może uwzględnić wniosek w całości lub części i wygasić prawo albo go oddalić. Jeśli któraś ze stron nie zgadza się z decyzją urzędu może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (w terminie 30 dni). Z kolei w EUIPOUrząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej strony mają 2 miesiące na odwołanie się od decyzji.
Co oznacza „rzeczywiste używanie znaku”?
Rzeczywiste używanie znaku towarowego to faktycznie używanie marki na rynku, zgodne z zakresem rejestracji.
Nie będzie nim:
- Używanie znaku wyłącznie wewnętrznie (prezentacje, komunikacja w firmie);
- Używanie marki w małej, wyłącznie lokalnej, skali. Znak musi być używany na znacznej części terytorium, dla którego jest chroniony. Jeśli masz znak unijny, musi to być przynajmniej jeden kraj UE.
- Używanie marki dla innych towarów i usług niż zarejestrowano znak.
- Używanie marki w mocno zmodyfikowanej formie. Znaku należy używać w formie zarejestrowanej. Tylko nieznaczne zmiany są dopuszczalne.
Urząd ocenia używanie w kontekście danego rynku, branży i skali działalności. Dla jednych produktów konieczne będą duże wolumeny sprzedaży, dla innych mniejsze, ale regularne.
Dowody używania znaku – dlaczego warto je gromadzić wcześniej?
W postępowaniu o wygaszenie liczą się konkretne dowody, m. in.:
- Oświadczenia i przykładowe faktury dotyczące sprzedaży produktów lub usług;
- Oświadczenia i faktury dotyczące wydatków na reklamę;
- Materiały reklamowe i publikacje prasowe;
- Materiały z mediów społecznościowych;
- Wydruki ze sklepów internetowych;
- Wydruki z gazetek promocyjnych.
Kluczowe jest, aby dowody:
- były odpowiednio datowane i dotyczyły właściwego okresu;
- były powiązane z konkretnymi towarami;
- odnosiły się do właściwego terytorium.
W praktyce bardzo często problemem nie jest brak używania znaku, lecz brak uporządkowanych i uzupełniających się dowodów. Przekonał się o tym nawet właściciel marki Big Mac.
Kiedy brak używania da się usprawiedliwić?
Prawo przewiduje tzw. ważne powody nieużywania znaku, ale są one interpretowane bardzo wąsko. Nigdy takim powodem nie będą trudności finansowe, czy decyzje o „zamrożeniu” projektu.
Za ważne powody traktuje się:
- Ograniczenia przewozowe – np. embargo handlowe nałożone na towary oznaczane marką;
- Ograniczenia we wprowadzeniu produktów na rynek – np. konieczność uzyskania zezwolenia na wprowadzenie na rynek nowego produktu leczniczego;
- Przypadki tzw. siły wyższej – np. działania zbrojne na danym terenie.
W praktyce wykazanie takich powodów jest trudne i rzadko skuteczne.
Jak ograniczyć ryzyko wygaszenia znaku?
Jeśli już stoisz przed koniecznością zawieszenia działalności swojej marki sprawdź, od kiedy biegnie okres 5 lat nieużywania. Zapisz kluczową datę w kalendarzu i przypomnienie na rok, dwa wcześniej. Da Ci to wystarczająco czasu, aby podjąć decyzję o wznowieniu używania marki i ponownie wprowadzić ją na rynek.
Rozważ licencjonowanie znaku zamiast całkowitego zaprzestania używania marki. Pamiętaj, aby w umowie licencjobiorca zagwarantował utrzymanie odpowiedniego progu sprzedaży produktów, a w razie wniosku pomógł w wykazaniu używania znaku np. udostępniając Ci dokumenty sprzedażowe.
Największym ryzykiem nie jest bowiem sama przerwa w używaniu marki, ale brak decyzji i jasnego planu, co zrobić z prawem do znaku w tym czasie.
Zdjęcie: Ann H z Pexels
